長沙專利申請中心最新報道淺談“用于提供有效不連續通信的方法和設備” 發明專利權無效宣告請求案
【案情介紹】
涉案專利名稱為“用于提供有效不連續通信的方法和設備”(專利號:ZL200880008630.6),專利權人為諾基亞技術有限公司,無效宣告請求人為OPPO廣東移動通信有限公司。
2021年起,專利權人在多個國家和地區對無效宣告請求人發起了專利侵權訴訟并申請禁令。與之對應,無效宣告請求人對專利權人的相關專利權亦提起多件無效宣告請求,本案即為其中之一。
本案審理的重點是,在判斷涉案專利的優先權是否成立時,對于優先權轉讓證明的認定。經審理,國家知識產權局作出第54441號無效宣告請求審查決定,在專利權人提交的修改文本的基礎上維持專利權有效。
【典型意義】
優先權是《保護工業產權巴黎公約》中的一項基本原則。近年來,對于優先權是否成立的判斷已成為審查中的熱點問題。本案涉及在對優先權進行核實時,對權利主體一致性的判斷。
本案在審理時詳細梳理了審查實踐對于PCT國際專利申請優先權轉讓證明的提交要求,并在此基礎上,重點考慮了職務發明專利的特殊性,對無效階段專利權人提交的優先權轉讓聲明的效力予以認定。本案不僅詮釋了在現行法律框架下,該如何考量對程序瑕疵的處理方式,同時也提示創新主體,在享有優先權惠益的同時,應依法辦理必要的手續流程,避免造成權益的損失。
【十大案件】“用于提供有效不連續通信的方法和設備”發明專利權
無效宣告請求案
優先權轉讓的證明與認定
優先權是《保護工業產權巴黎公約》中的一項基本原則，近年來，隨著知識產權事業的發展和專利申請量的增長，申請人對于要求優先權更加重視，要求優先權的情況也明顯增多，判斷優先權是否成立已成為專利審查過程中的熱點、難點問題。在以往的案件中，對于優先權的核實，更多的是針對其是否滿足相同主題的判斷，而本文藉由一起專利權無效宣告請求案，探析對于優先權權利主體的認定，具體來說，是涉及對PCT國際專利申請在審查階段若沒有提交適格的優先權轉讓證明文件是否會導致優先權轉讓無效的判斷。
案情概述
涉案發明專利的名稱為“用于提供有效不連續通信的方法和設備”（專利號：ZL200880008630.6），專利權人為諾基亞技術有限公司（下稱專利權人），無效宣告請求人為OPPO廣東移動通信有限公司（下稱請求人）。
請求人使用兩篇對比文件分別作為現有技術評價涉案專利的新穎性。經合議組初步判斷，上述兩篇對比文件披露的技術內容與涉案專利權利要求所要求保護的技術方案相似度較高。而涉案專利要求最早優先權日（US60/888514，下稱在先申請）為2007年2月6日，上述對比文件的公開日均晚于涉案專利的最早優先權日，但早于涉案專利的申請日。所以，涉案專利優先權是否成立對該案的結論至關重要。
在以不具備新穎性為由提出專利權無效宣告請求的同時，請求人亦主張涉案專利不應享有在先申請的優先權，并提交多份證據，上述證據能夠證明：在先申請的申請人為T.K等5人；涉案專利在PCT國際專利申請階段的申請人為諾基亞公司以及T.K等5人，要求了在先申請的優先權，但未按照相關規定在PCT國際專利申請請求書或優先權聲明中提供優先權轉讓證明；在進入中國國家階段時，以諾基亞公司作為申請人，也未提交相應的優先權轉讓證明文件；同時，美國專利商標局系統中也未查詢到在先申請的轉讓信息。
請求人認為，根據我國專利法實施細則第三十一條的規定，要求優先權的申請人的姓名或名稱與在先申請文件副本中記載的申請人姓名或者名稱不一致的，應當提交優先權轉讓文件，未提交該證明材料的，視為未要求優先權。并且，《專利審查指南》第一部分第一章6.2.1.4也指出：申請人完全不一致，且在先申請的申請人將優先權轉讓給在后申請的申請人的，應當在提出在后申請之日起3個月內提交由在先申請的全體申請人簽字或者蓋章的優先權轉讓證明文件。涉案專利的專利權人為諾基亞技術有限公司，而其在先申請的申請人為T.K等5人，兩者完全不一致，且專利權人在申請的整個過程中始終未提交優先權轉讓證明，因此涉案專利不應享有優先權。
專利權人隨即提交一份經過公證認證的聲明（下稱聲明）。聲明由在先申請全體申請人于2021年9月8日簽署，證明在先申請已轉讓給諾基亞公司。聲明具體內容為：我/我們（簽名者），作為諾基亞公司或其關聯方的員工，特此聲明在提交美國申請（US12/027061）之前，已經根據諾基亞公司關于職務發明的規定，將該美國申請及該美國申請的優先權申請（涉案專利在先申請）的所有權益一并轉讓給諾基亞公司。
專利權人認為，該聲明明確在先申請的權利已自始讓渡，涉案專利可以享有優先權。請求人則堅持認為，優先權轉讓聲明是后補的，無法證明涉案專利優先權轉讓的相關事實，涉案專利不應享有該優先權。
經審理，國家知識產權局于2022年2月25日做出第54441號無效宣告請求審查決定，在專利權人提交的修改文本的基礎上維持專利權有效。
案件分析
在無效宣告請求程序之前，涉案專利經過了初步審查和實質審查，但在上述審查過程中，申請人并未因其發生過變更而要求提交優先權轉讓證明，為何會出現這種情況？這需要理順審查過程中的相關規定。
（一）初步審查相關規定
首先，涉及進入中國國家階段的國際申請的初步審查和事務處理中有關要求優先權的規定：
在《專利審查指南》第三部分第一章第5.2節指出，“申請人在國際階段要求了一項或多項優先權，進入國家階段時該優先權要求繼續有效的，視為已經依照專利法第三十條的規定提出了書面聲明。申請人應當在進入聲明準確寫明在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱（與國際公布文本扉頁記載一致）。
還有，專利局審查員認為有必要核查在先申請文件副本的，應當請求國際局傳送該申請的在先申請文件副本。例如，國際檢索報告中相關文件一欄內標明PX、PY等類文件的，或者國際檢索單位審查員沒有檢索到，但是專利局負責實質審查的審查員在補充檢索中檢索到PX、PY等類文件的。
再者，涉及發明專利的初步審查中有關要求外國優先權的規定：《專利審查指南》第一部分第一章第6.2節指出，“申請人要求外國優先權的，應當在提出專利申請的同時在請求書中聲明；……應當寫明在先申請的申請日、申請號、原受理機構名稱……”
涉案專利在國際階段要求了優先權，進入國家階段時該優先權要求繼續有效，視為已經依照專利法第三十條的規定提出了書面聲明；也準確寫明在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱，內容與國際公布文本扉頁記載一致。觀其國際檢索報告，其中僅包括Y、E、A類文件，并無PX、PY等類文件。
因此，依據上述規定，初審審查員不需要核查涉案專利的在先申請文件副本。
?。ǘ嵸|審查相關規定
實質審查階段對于要求外國優先權的規定：《專利審查指南》第二部分第八章3.2節指出，審查員應當查對申請文檔中是否有要求優先權聲明以及在先申請文件副本。并且，《專利審查指南》第二部分第八章4.6節指出，審查員應當在檢索后確定是否需要核實優先權。當檢索得到的對比文件構成PX或PY類文件，或存在PE類文件，就需要核實優先權。
對照該案，在初審階段其優先權聲明已經視為提出，并且其國際檢索報告以及實審過程中的兩次檢索報告均未出現P類文件。
因此，依據上述規定，實質審查員亦不需要核查涉案專利的在先申請文件副本。
?。ㄈo效宣告請求階段
鑒于專利權人與在先申請申請人（T.K等）不同，請求人對涉案專利能否享有優先權提出了質疑，且如證據所示，專利權人在無效階段之前也未提交任何與優先權轉讓相關的證明文件，并未盡到證明義務。
如上文所述，該案的專利權人在主動提交優先權轉讓證明的程序上確實存在瑕疵，但根據《專利審查指南》的相關規定，在初步審查和實質審查過程中，也并不需要申請人提交優先權的相關文件。而且，對于該案而言，如果判定涉案專利不能享有優先權，則很可能會導致其專利權被宣告無效。因此，在現行法律框架下，基于目前的審查實踐，合議組需要考量上述程序瑕疵和專利權喪失之間的平衡。
?。ㄋ模﹥炏葯噢D讓證明的認定
對于專利權人在無效階段所提交的聲明，合議組從以下幾個方面進行考量。
首先，對聲明形式和內容的考量。聲明中涉案人員齊備，由在先申請的全體申請人作出。并且，聲明內容完善：明確在先申請全體申請人屬受讓公司（即諾基亞公司）的員工或關聯方員工，公司職務發明規定已限制權利歸屬；明確權利轉讓的時間是在PCT國際專利申請之前。
其次，對受讓方的考量。由發明人進行申請，是美國臨時申請的特殊要求，諾基亞公司擁有的專利數量巨大，且其作為企業制度完備的大公司，對于職務發明應當具備詳盡的規定。
因此，盡管上述聲明是后補的，但其表明全體申請人“在提交美國申請之前，已經根據諾基亞公司關于職務發明的規定，將該美國申請及該美國申請的優先權申請的所有權益一并轉讓給諾基亞公司”，明確PCT國際專利申請之前的權利歸屬。即其可以證實在先申請的優先權已轉讓給了諾基亞公司。2016年，申請人由諾基亞公司變更為諾基亞技術有限公司，經過權利繼受，因此涉案專利可以享有該優先權。
案件啟示
該案焦點問題是關于優先權轉讓證明的認定，其根源在于中美專利制度的差異，在先申請作為美國臨時申請，依據美國法律的規定，只能由發明人作為申請人提交。
縱觀PCT國際專利申請和進入中國國家階段的審查規定，始終本著信任和鼓勵創新主體的原則，默認優先權均成立，對證明文件的要求也相對寬松。
該案從在先申請到專利權無效宣告請求歷時15年，在PCT國際專利申請、進入中國國家階段、實審階段等多個時間節點上，都發生過申請人的變更，但申請人均未提交優先權轉讓的相關文件，在涉案專利被提起專利權無效宣告請求后，專利權人方才提交轉讓聲明。雖然在該案中，合議組最終認可了專利權人提交的證明文件，但這得益于上述聲明人員齊備、內容完善、時間明晰、諾基亞公司職務發明制度完備的共同作用，可這一情形并非放之四海而皆準。
對于該案這種時間跨度大且涉及人員較多的案子，易生變數，可能妨礙優先權轉讓證明被認可、采信的因素較多。因此，在此提醒廣大創新主體，在享有優先權惠益的同時，注意對自身權益的維持和維護，依法履行必要的義務、及時完善相關的手續。
